De opstap naar expansie

"Samen met een vriendin heb ik natuurlijk geproduceerde cosmetica bedacht die veilig is voor mens, dier en milieu. We zijn een klein bedrijf begonnen en onze producten slaan enorm aan. Inmiddels heeft ons bedrijf vestigingen in meerdere landen en is het merk een begrip geworden."

Hoe registreer ik mijn merk buiten de Benelux?

Gemeenschapsmerk (Europees merk)

Een Gemeenschapsmerk biedt in één keer bescherming voor alle (momenteel 27) landen van de Europese Unie. Gemeenschapsmerken worden geregistreerd door het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (het BHIM) dat is gevestigd in Alicante (Spanje).

Een voordeel van een Gemeenschapsmerk is dat u voor (relatief) weinig geld bescherming kunt krijgen in een groot gebied. De kosten bedragen (per 1 mei 2009) 900 euro voor een online depot en 1.050 euro voor een papieren depot, dus ongeveer vier keer zoveel als de kosten voor een Beneluxdepot.

Een markt van bijna 500 miljoen inwoners klinkt aantrekkelijk, maar dit voordeel kan tegelijkertijd een nadeel zijn. Rechten komen immers in de regel niet zonder verplichtingen en bij een territoriaal zo uitgestrekt recht zijn die navenant groter. Voor een Gemeenschapsmerk geldt het principe “alles of niets” en bescherming in een gebied waar u niet actief bent, kan risico’s met zich meebrengen. Niet alleen in de registratiefase, maar ook bij de instandhouding en handhaving van het recht.

Registratie

Het BHIM moet een merk in alle EU-talen beoordelen en wanneer het bijvoorbeeld beschrijvend blijkt te zijn in één taal, wordt de inschrijving geweigerd. Een Gemeenschapsmerk moet immers in alle EU-landen onderscheidend zijn, zoals door het Gerecht van de Europese Unie (GEU) van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) is bevestigd (vorm van een chocoladesnack, T-28/08, 8 juli 2009). Verder kan een bezwaar van een derde uit eender welk EU-land tot gevolg hebben dat het Gemeenschapsmerk wordt geweigerd (in een oppositie) of later wordt doorgehaald (in een nietigheidsprocedure). Alleen al het percentage opposities tegen Gemeenschapsmerken ligt boven de 15%. Het risico dat het merk niet of pas na langdurige, ingewikkelde en vaak dure procedures wordt ingeschreven, moet dus in overweging worden genomen.

Dit risico wordt weliswaar enigszins weggenomen doordat een Gemeenschapsmerk in zo’n geval kan worden omgezet (geconverteerd) in nationale depots, maar dat is, zeker wanneer het om meer landen gaat, al gauw tamelijk ingewikkeld en duur. Bovendien wordt de bescherming daarbij versnipperd over allemaal aparte depots in verschillende landen, hetgeen het beheer van de merkenportefeuille lastiger maakt en de verlenging van alle afzonderlijke registraties veel duurder. Door een Gemeenschapsmerk “in te bouwen” in een Internationaal merk (zie Internationaal merk en een Gemeenschapsmerk via een Internationaal depot), kunnen deze nadelen worden ondervangen.

Instandhouding

Wanneer een merk is ingeschreven, moet het worden gebruikt. Een merk dat binnen vijf jaar na registratie niet normaal is gebruikt, kan vervallen worden verklaard.

Gezien het relatief korte bestaan van het Gemeenschapsmerk is hierover nog veel onduidelijk. Bij de invoering van het Gemeenschapsmerk werd verklaard dat instandhoudend gebruik in één land voldoende zou zijn, maar met de gestage uitbreiding van de EU wordt de kritiek hierop vanuit wetenschap en praktijk steeds groter. Tot nu toe heeft de hoogste rechter, het HvJEU, hierover nog geen uitspraak gedaan. Het Gerecht van de Europese Unie (GEU) heeft echter nadrukkelijk geoordeeld dat “normaal gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is” (HIWATT, T-39/01, 12 december 2002).

De vereisten voor instandhouding van een Gemeenschapsmerk vormen dus een onzekere factor. Het is niet uitgesloten dat een merkhouder die voor een Gemeenschapsmerk heeft gekozen terwijl hij zijn merk in feite op beperktere schaal of in een beperkter gebied gebruikt, uiteindelijk met lege handen blijkt te staan.

Handhaving (optreden tegen inbreuk)

Tenslotte is ook het handhaven van een recht – en dat is uiteindelijk de reden waarom u uw merk beschermt – in zo’n groot gebied lastiger. Wanneer u kiest voor merkbescherming in een veel groter gebied dan waar u actief bent, is de kans op conflicten navenant groter. En dat geldt twee kanten op. Enerzijds kan, wanneer er waar dan ook in de EU al een ouder merk of een oudere handelsnaam bestaat die gelijk is aan of overeenstemt met uw merk, dit fatale gevolgen hebben voor uw Gemeenschapsmerk. En anderzijds geldt dat wanneer er later binnen de EU een ander bedrijf een zelfde of overeenstemmend merk gaat voeren, ook al is dat in een gebied waarin u misschien helemaal niet actief bent of geen belang bij heeft, u er verstandig aan doet om uw Gemeenschapsmerk te handhaven. Als u namelijk een jonger merk langer dan vijf jaar hebt gedoogd, kunt u daartegen later, wanneer de andere partij misschien wel in uw vaarwater terechtkomt, niet meer optreden. Zowel het onderzoek naar oudere rechten als het monitoren van en optreden tegen jongere rechten, is dus in geval van een Gemeenschapsmerk van groot belang en vaak een kostbare aangelegenheid.

Conclusie Gemeenschapsmerk

Met een Gemeenschapsmerk kan voor (relatief) weinig geld bescherming in de hele EU worden verkregen. Het risico dat die bescherming uiteindelijk niet of pas na langdurige, ingewikkelde en vaak dure procedures wordt verkregen, is echter niet te onderschatten. Verder is zowel over de instandhouding van het recht als over de handhaving ervan nog veel onduidelijk en lijken er ook nadelen aan te kleven.

Als een merk in de hele EU of een groot deel ervan wordt gebruikt, kan het Gemeenschapsmerk een aantrekkelijke optie zijn. Er zijn echter ook andere mogelijkheden, zoals een Internationaal merk of een Gemeenschapsmerk via een Internationaal depot, die, zeker wanneer u niet in (een groot deel van) de EU actief bent, of wanneer u dat juist ook buiten de EU bent, meer mogelijkheden en zekerheid lijken te bieden.

Meer informatie over het Gemeenschapsmerk kunt u vinden op oami.europa.eu. Ons Informatiecentrum kan u informeren over de te volgen procedure.